La maison de luxe Hermès va défendre ses droits intellectuels face à l’artiste Mason Rothschild, le 30 janvier prochain à New-York.
Ce dernier est à l’origine d’une collection de NFT « Non-Fungible Token » sortie fin 2021, nommée « MetaBirkin » et inspirée du mythique modèle Birkin de chez Hermès.
Historique de l’affaire
Pour rappel, l’artiste a reproduit le sac emblématique de chez Hermès en proposant des réinterprétations numériques des sacs déclinés en fourrure et coloris extravagants.
Ces NFT ont immédiatement eu un vif succès : au total Mason Rothschild aurait empoché environ 800 000 dollars sur OpenSea. Certains sacs se sont vendus à hauteur de 39 600 dollars.
L’action en contrefaçon menée par Hermès
Après qu’Hermès ait obtenu la cessation des ventes de l’artiste dans le métavers via la plateforme OpenSea, Mason Rothschild a cependant continué d’en vendre. Mais, cette fois-ci, sur la plateforme Rarible.
À la suite de cela, une procédure judiciaire près le tribunal fédéral de New-York a été ouverte le 14 janvier 2022.
La maison Hermès fonde sa requête sur la contrefaçon du modèle Birkin mais aussi de la marque en elle-même. Elle demande également l’arrêt du projet, la récupération du nom de domaine ainsi que le versement de dommages et intérêts pour la vente de ces NFT.
Quant à l’artiste, celui-ci soutient que ses œuvres étaient « des œuvres engagées visant à dénoncer la maltraitance animale ». Il invoque ainsi la liberté d’expression, droit fondamental garanti par le Premier Amendement de la Constitution américaine.
La requête préliminaire de Mason Rothschild
Mason Rothschild a ensuite intenté une requête préliminaire au procès afin que l’action soit déclarée irrecevable. Pour cela, il s’appuie sur la jurisprudence Rogers / Grimaldi du 5 mai 1989.
Cette jurisprudence reconnaît la liberté pour chacun d’exploiter une marque protégée au nom de la liberté d’expression « dès lors qu’elle constitue une expression artistique et n’induit pas les consommateurs en erreur ».
Concernant l’affaire Rothschild / Hermès, le juge Rakoff a rejeté la requête le 18 mai 2022, au motif de l’utilisation de mauvaise foi du signe Birkin qui est «explicitement trompeur pour les consommateurs ».
La demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de rejet
Mason Rothschild, en désaccord avec cette décision, a décidé de déposer une motion de censure visant à interjeter appel. Il invoque notamment la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis Dastar Corp / Twentieth Century Fox Film Corp en date du 2 juin 2003. Le but poursuivi est la non-application du Lanham Act, une loi fédérale américaine relative au droit des marques aux États-Unis.
Sa demande a été rejetée par le juge Rakoff le 30 septembre 2022, au motif qu’en l’espèce, il existe un « risque de confusion » incitant les consommateurs à acheter ces œuvres en présumant qu’Hermès y est associé.
Qu’en serait-il en droit comparé ?
En droit français, la contrefaçon est constituée même lorsque le risque de confusion résulte d’un propos humoristique ou parodique « dès lors que ce détournement vise à promouvoir ou commercialiser des produits concurrents », selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 11 décembre 2015, N°2014/23109.
Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 8 avril 2008, N°07-11.251, a jugé que le détournement d’une marque dans un but d’intérêt général et de santé publique est possible. La Cour fait donc primer la liberté d’expression sur le droit des marques, sous conditions.
En droit britannique, selon une jurisprudence de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni en date du 10 mars 2022 Lavina Deborah Osbourne and Person Unknown and Ozone, les NFT doivent être considérés comme des « biens distincts de la chose qu’ils représentent », appelant ainsi une protection légale autonome.
Une décision attendue
Initialement attendue le 30 décembre dernier, le juge américain a refusé de rendre une décision immédiate. Le 30 janvier prochain aura donc lieu le début de ce procès tant attendu.
Les métaverses soulèvent la question de l’émergence des créations et œuvres virtuelles qui se doivent d’être encadrées. Il est donc important pour les plateformes et les marques de mettre en place des actions afin de lutter contre la contrefaçon.
Ainsi l’issue prochaine de ce procès aura des conséquences certaines quant à la question de la propriété intellectuelle dans les univers virtuels.
Cloé Borde
M2 Cyberjustice – Promotion 2022/2023
Sources :
https://journalduluxe.fr/fr/mode/hermes-nft-depot-marque
https://journalducoin.com/nft/luxe-web3-hermes-plans-cryptos-nft/
https://journalduluxe.fr/fr/mode/hermes-proces-nft-metabirkin-2023
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/deuxieme-acte-dans-l-affaire-des-nft-metabirkin
https://ancre-magazine.com/adidas-louboutin-amazon-proces-mode-en-2023/
https://luxus-plus.com/nfts-le-proces-hermes-contre-lartiste-mason-rothschild-est-imminent/
Ping : Blog Cyberjustice - Le procès Hermès / Mason Rothschild : le verdict